Евгения Солдатова, ведущий юрисконсульт департамента налогового консультирования и разрешения налоговых споров КСК групп
Ввозя импортные товары на территорию Российской Федерации, покупатели-импортеры не всегда оценивают риски, которые могут возникнуть в случае, если на товар, этикетки, упаковку и документацию нанесен товарный знак.
Ввоз товаров, маркированных охраняемым товарным знаком, называется параллельным импортом. Товар может быть маркирован как самим правообладателем либо с его согласия, так и третьим лицом без согласия правообладателя. Товар с незаконно воспроизведенным на нем чужим товарным знаком или сходным с ним обозначением признается «контрафактным» товаром.
Покупая товар у иностранного поставщика, российская компания-покупатель может не знать о наличии товарного знака на товаре (этикетках, упаковке) или не знать природу происхождения данного товарного знака.
Как выявляют незаконное использование товарного знака
При прохождении процедур таможенного оформления и контроля (таможенного досмотра) таможенные органы по товарам, промаркированным товарным знаком, устанавливают правообладателя согласно сведениям в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и делают запрос правообладателю о предоставлении согласия на ввоз товаров на территорию Российской Федерации и использование товарного знака импортеру.
Также таможенные органы проводят экспертизу путем сравнения нанесенных товарных знаков на соответствие их оригинальным товарным знакам. В случае различия товарного знака или сходства до степени смешения товар признается «контрафактным». В случае тождественности с оригинальным товарным знаком товар признается оригинальным.
Если покупатель приобретает товар у российской компании, то риск выявления контрафактного товара возникает, когда товар предлагается к продаже через интернет, товар рекламируется в СМИ, демонстрируется на выставках, ярмарках.
Риски незаконного использования товарного знака
В случае установления факта ввоза товара с незаконным воспроизведением товарного знака на товаре, этикетках, упаковке, документации импортера можно привлечь к трем видам ответственности за незаконное использование товарного знака:
- административная ответственность (ст. 14.10 КоАП РФ);
- гражданская ответственность (ст. 1515 ГК РФ);
- уголовная ответственность (ст. 180 УК РФ);
- таможенные риски (риск приостановления выпуска товаров).
1. Административная ответственность
Данный вид ответственности наиболее часто применяется к импортерам. К административной ответственности импортеры привлекаются таможенными или правоохранительными органами.
Незаконное использование чужого товарного знака или сходных с ним обозначений в соответствии со ст. 14.10 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб., на юридических лиц от 30 тыс. руб. до 40 тыс. руб. с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.
Производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака или сходных с ним обозначений, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – двукратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее 20 тыс. руб. с его конфискацией; на юридических лиц – трехкратного размера стоимости товара, но не менее 40 тыс. руб. с его конфискацией.
Следует отметить, что в случае ввоза оригинального товара с товарным знаком, нанесенным самим правообладателем или с его согласия, к административной ответственности импортера привлечь нельзя. По таким случаям сложилась устойчивая судебная практика в пользу импортера, начало которой положило дело Porsche Cayenne (№ А40-928/08-145-128). Так, Президиум ВАС РФ в постановлении от 03.02.2009 № А40-928/08-145-128 решил, что по ст. 14.10 КоАП РФ следует наказание за ввоз только контрафактного товара. Таковым признается товар, на котором фирменный знак размещен незаконно. Оригинальный товар, законно приобретенный за границей, конфискации не подлежит.
Данная позиция достаточно единообразно применяется и в других судебных решениях (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.09.2015 № С01-715/2015 по делу № А51-4946/2015, от 26.10.2015 № С01-905/2015 по делу № А59-337/2015, Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 26.11.2015 N 05АП-9885/2015 по делу N А59-1595/2015).
ВАС РФ полностью проблему параллельного импорта не решил, а лишь разъяснил, что меры административной ответственности (штраф и конфискация) применяются только в отношении контрафактной (поддельной) продукции. Для борьбы с иными нарушениями прав на товарный знак существует комплекс мер гражданско-правовой ответственности.
2. Гражданско-правовая ответственность
Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование товарного знака установлена ст. 1515 ГК РФ. Ответственность заключается в том, что правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака.
Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.
Также правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
- В размере от 10 тыс. руб. до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
- В двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Предъявление исков правообладателями к импортерам, ввозящими товары с товарным знаком без согласия правообладателя, стало достаточно часто применяться в последние годы.
Импортеры в качестве доводов в свою защиту приводят аргументы, что если правообладатель сам разместил свой товарный знак на спорном товаре и ввел его в гражданский оборот на территории иностранного государства, то ввоз товара на территорию Российской Федерации не нарушает его исключительных прав (дело BMW N А41-42709/10, дело Roshe № А76-12697/2013).
Позиция импортеров строится на том, что для оригинального товара, введенного в гражданский оборот в стране отправителя самим правообладателем или с его согласия, исключительное право на товарный знак в отношении такого товара всегда оказывается исчерпанным и что международное законодательство не предусматривает ограничений при ввозе продукции на территорию России (дело UVEX № А56-20519/2009).
Однако суды считают, что такие доводы основаны на неправильном толковании закона, и встают на сторону правообладателей. Действия импортеров по ввозу на территорию Российской Федерации спорного товара без согласия правообладателя на использование товарного знака, вне зависимости от факта правомерного приобретения товара за пределами Российской Федерации, являются нарушением исключительных прав правообладателя (дело EDGE №А53-36423/2012, дело KIA, Hyundai № А41-33742/2015, дело Toyota № А40-123506/16-15-1078).
Всего существует три разновидности принципа исчерпания исключительных прав:
- Национальный
- Международный
- Региональный.
Национальный принцип предусматривает исчерпание исключительных прав правообладателя только при условии введения товара в оборот внутри страны. Введение товара в оборот в стране производства товара означает исчерпание исключительных прав на товарный знак только в этой стране, а не автоматически во всех остальных странах мира.
Международный принцип предполагает исчерпание исключительного права на товарный знак в отношении продукции, которая была введена в оборот, как в стране производства товара, так и в любой другой стране мира.
Региональный принцип отличается от международного по признаку территориальности, продажа «брендированной» продукции на территории одного из регионов влечет исчерпание исключительного права на бренд и в других регионах.
В России действует национальный принцип исчерпания исключительных прав на товарный знак и определен в статье 1487 ГК РФ, согласно которой не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.
Таким образом, ввоз легально приобретенного оригинального товара с нанесенным на них товарным знаком самим правообладателем без согласия правообладателя на его использование на территории России является незаконным.
3. Уголовная ответственность
Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака установлена ст. 180 УК РФ.
Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака наступает только в тех случаях, когда это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб (свыше 1 млн 500 тыс. руб.). Неоднократность предполагает совершение лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.
При этом может иметь место как неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации товара (услуги), так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара.
Как легализовать использование товарного знака при ввозе оригинальных товаров?
Для легализации использования товарного знака по импортируемым товарам необходимо получить согласие правообладателя.
Согласие правообладателя может быть выражено как в лицензионном договоре, заключаемом в порядке ст. ГК РФ, так и в дистрибьютерском договоре, предоставляющем право ввозить и распространять товар, маркированный товарным знаком правообладателя (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2014 № С01-392/2013 по делу № А10-5176/2012).
Согласие правообладателя может быть выражено и в разрешительном письме без заключения соглашений (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2015 N С01-876/2015 по делу N А03-23400/2014).
В случае недостижения согласия с правообладателем на использование товарного знака импортер вправе на основании статьи 1486 ГК РФ досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков, если правообладатель не использует товарные знаки непрерывно в течение 3-х лет после государственной регистрации (Решение Суда по интеллектуальным правам от 06.05.2016 г. по делу № СИП-614/2015).
Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.
Дополнительная информация на сайте kskgroup.ru
Партнерский материал
